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鮫島正洋
鮫島正洋
内田・鮫島法律事務所 代表パートナー 弁護士・弁理士
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 内田・鮫島法律事務所は、「技術法務」を標榜している。これを一言で言うと、契約・知財・情報管理といった法的な方法論をもってビジネス上の課題を解決するためのコンサルティング・実務である。

 ビジネス上の課題の解決を目指す点では、ビジネスコンサルタントと何ら変わらない。ただ、彼らが経済指標・財務・マーケットデータなどのビジネス的な情報を使って顧客を説得する代わりに、技術法務では特許データを使用してこれを行う(IPランドスケープ)。彼らが報告書をもって仕事の成果を表現する代わりに、技術法務では契約書のドラフトと特許のクレームをもってこれを実施する。そして、時には、目指すべき法的状態を現実の世界で実現するために訴訟代理を行う。

 これだけでは少々分かりにくいので、オープンイノベーションを素材とした技術法務の具体例を挙げてみる。

当社(X)は表面加工技術を保有する大学発ベンチャー(Y)の技術を導入し、自社の製造販売する工作機械向けの軸受けに適用したいと考えている。金属表面の摩擦係数を著しく低減する無機素材を活用した技術だ。これに向けて、どういう点に留意すべきか。

 このような案件は、契約類型的に表現するとNDA(秘密保持契約)→PoC(概念実証)契約→共同開発契約→事業化契約(加工委託、ライセンス、合弁など)と進捗するのであるが、着手する前に重要なことがある。それは、バックグラウンド技術(プロジェクト開始時に現に保有していた技術)とフォアグラウンド技術(プロジェクトによって生み出された技術)のすみ分けである。

 従って、最初のアドバイスとしては、「バックグラウンド技術の棚卸しをしよう」ということになる。棚卸しされたバックグラウンド技術については、それをプロジェクト開始時に保有していたことを立証できなければ意味がない。このために最も有用な手段が特許出願ということになる。「どういう技術を特許として切り出すのか」「将来的なビジネスモデルを加味してどのように特許で表現するのか」という知財戦略と特許実務に関する知見を要する。

 もちろん、全ての技術を特許出願できるわけではない。プロセスなどのノウハウは、他社による侵害行為を検出できないため、これを特許出願するといわゆる「公開損」となるので、ブラックボックス化が推奨される。「どういう技術を特許として切り出すのか」という論点は、一見ノウハウに思われるような技術をどのように特許明細書で表現すれば公開損が生じないのか、という技術的・法的に高度な判断を伴う。

 プロジェクトも待ってはくれないからY社とNDAを締結しつつこれを行うということになると、「NDAに知財の帰属条項を入れない方がいい」とか、「特許化がどこまで進めばPoC契約に移行できるのか」という点において法的な判断が必要となる。法的な判断の前提として、対象となる事業と技術を理解し、いずれの当事者から多くの情報開示がなされるのか、どちらが多く発明をする可能性があるのかなどを総合的に加味し、あるべき契約条項と交渉の仕方を調整していく。これらは技術法務における実務の基本中の基本である。

契約・知財・情報管理は常に一体不可分

 フォアグラウンド情報については、知財帰属に関する将来の紛争を避けるために、発明の完成に至る過程についてメールやその他の媒体で記録するなどの情報管理についてもアドバイスしていく。それに基づいて、将来締結されるはずの共同開発契約のフォアグラウンド情報の知財帰属についても検討していく。

 フォアグラウンド情報については、「X社が総取り」とできるのが法的には最も有利であるが、そのような主張をしてオープンイノベーションが進んだためしはない。ビジネスが進まないリスクを勘案すると知財帰属についてどこまで譲ることができるのか、X社のみならずY社のビジネスモデルも加味して、何が「Win-Win」の条件なのかを模索できなければならない。これを行うためには、事業戦略に対する理解と、それを契約条項に落とし込む能力が必要となる。

 上述した通り、1つの案件において、契約・知財・情報管理は常に一体不可分だ。その間の垣根を取っ払ってアドバイスしていくこと。そのアドバイスが法的優位とか強い特許とかいった法的な観点ではなく、事業競争力(事業スピードも重要な要因である)という物差しでなされるのが技術法務である。

 弊所の会議では、契約について話をしていたはずだったのが、一瞬にして特許のクレーミングのあり方に移り変わり、次の瞬間には情報の取り方や持ち方について論じるということが間々ある。そのたびに弁護士が入れ替わっていたら会議効率が著しく落ちるので、全てを1人の弁護士で担当するというスタイルを採る。このような芸当ができる人材を育成したかったというのが私の創業のモチベーションだったわけだ(ちなみに、弊所には在籍する20人あまりの弁護士は、全て上記のようなスタイルで相談を受けることができる)。