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 特許権の侵害訴訟では,第一審で差止や高額な金額の損害賠償請求が認容されたにもかかわらず,控訴審においては全く逆の結論になることがあります。そのような現象が起きる理由の一つとして,特許権が無効であると判断され,権利行使が制限される場合があることが挙げられます。

 この点について,特許法には以下のように規定されています。

特許法第104条の3第1項
特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。

 例えば,第一審では,提出されていなかった先行技術に関する文献によって,控訴審において,特許権が無効であると判断されると,逆転敗訴してしまうわけです。このように,特許権の侵害訴訟を提起すると,前回までに言及した構成要件充足性の点のみならず,無効理由の有無についても通常争われることになりますので,今回は特許権の無効理由について,言及しようと思います。

1 新規性・進歩性が欠如していると無効理由になる

 以前,新規性・進歩性が特許要件となることについて言及しました。このような要件を欠く発明についてまで特許権を認めることは,かえって産業の発達にとって,マイナスに作用しかねないからです。

 しかし,現実には,新規性や進歩性を欠く発明が権利化されてしまうことがよくあります。このようなことが発生してしまう理由として,特許出願における審査段階のみでは,世界中のあらゆる発明を検索することが不可能であるという点があげられます。特許出願時には発見できなかった文献が後から発見されると,その文献を根拠に新規性や進歩性が否定されてしまうことになるわけです。前回紹介した一太郎事件もこのようなケースでした。

 訴訟で特に問題となるのは新規性よりも進歩性の判断ですので,ここでは,進歩性の判断についてだけ確認しておきます。特許法の第29条2項は進歩性について以下のように規定しています。

特許法第29条2項
特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

 したがって,進歩性の判断では,「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者」(以下「当業者」という)が,「前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができた」か否かを判断します。ここで,前項各号に掲げる発明とは,公然知られた発明,公然実施された発明,頒布された刊行物に記載された発明等(以下「先行技術発明」という)をいいます。

 具体的には,判断の対象となっている発明(以下「本件発明」という)と最もよく類似した先行技術発明(以下「主引用発明」という)を対比し,本件発明と主引用発明の一致点と相違点を認定します。そのうえで,相違点について,これを補完するための先行技術発明(以下「副引用発明」という)を用意し,当業者が主引用発明と副引用発明とを組み合わせる等して,当業者が本件発明に容易に想到するか否かを判断することになります。

 組み合わせられるか否かという点については,(1)技術分野の共通性(2)課題の共通性(3)機能・作用の共通性(4)引用発明中の内容の示唆(5)組合せの阻害要因の有無等を検討した上,これらの事情を総合的に考慮して判断されているように思います。

 このような判断基準を適用した結果,特許権が無効と判断される事案が多数見受けられ,日本の進歩性判断は,国際的な基準からしても,ハードルが高いのではないかといわれています。

 もっとも,最近の裁判例では,以下のように進歩性を否定するための理論について更に明確にしたとも受け止めうる判決もあります。

知財高裁平成21年1月28日判決
 出願に係る発明の特徴点(先行技術と相違する構成)は,当該発明が目的とした課題を解決するためのものであるから,容易想到性の有無を客観的に判断するためには,当該発明の特徴点を的確に把握すること,すなわち,当該発明が目的とする課題を的確に把握することが必要不可欠である。そして,容易想到性の判断の過程においては,事後分析的かつ非論理的思考は排除されなければならないが,そのためには,当該発明が目的とする「課題」の把握に当たって,その中に無意識的に「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入り込むことがないよう留意することが必要となる。
 さらに,当該発明が容易想到であると判断するためには,先行技術の内容の検討に当たっても,当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく,当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要であるというべきであるのは当然である。

 この判決は,同じ技術分野の発明であることを根拠に組合せを容易に肯定する判断傾向に対し,一石を投じる判決であるようにも見えます。特許権者にとっては,追い風になる判決といえるのではないでしょうか。